Sobre el concepto de marca nacional colectiva. Revolcón jurídico al Ayuntamiento de Barcelona

Recientemente el Tribunal Supremo, en sentencia 378/2018 de 7 de marzo declaró no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Barcelona contra sentencia de la Sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que a su vez había desestimado recurso municipal contra sendas resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas denegando la inscripción a favor del Consistorio de la marca nacional colectiva “BARCELONA”, que pretendía amparar servicios en todas las clases posibles, 1 a 45 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

El Tribunal Supremo comparte así el criterio del tribunal de instancia concluyendo que la marca “Barcelona” para distinguir productos y servicios en las clases 1 a 45 del citado Nomenclátor Internacional de Marcas no puede acceder al Registro, porque no tiene carácter distintivo, en cuanto impide que se cumpla la finalidad propia de las marcas colectivas, que es la de identificar el origen empresarial de un producto o servicio procedente de uno de los miembros integrantes del ente asociativo, ni tampoco la función de garantía de los productos o servicios designados, al solicitarse de forma indiscriminada para la totalidad de productos o servicios.

Reitera así el TS, en línea con lo afirmado en su sentencia de 22 de julio de 2015 (recurso 91/2015), en relación con la prohibición absoluta contemplada en el artículo 5. 1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, respecto de las marcas individuales, en el sentido de que no pueden acceder al Registro aquellos signos que carezcan de carácter distintivo, que no gocen de capacidad distintiva propia y que no tienen la suficiente fuerza individualizadora para poder determinar el origen empresarial de los productos o servicios designados.

Y ello porque, es lo relevante, las marcas colectivas cumplen la función de identificar con seguridad, no a una empresa individual sino los productos o servicios de los miembros de una asociación empresarial titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas (marca colectiva asociativa); y cuando se trata de marcas colectivas solicitadas por personas jurídicas de Derecho público, es necesario que permita reconocer a la generalidad del público la titularidad de los productos o servicios ofrecidos de los productos o servicios de otros Entes o Corporaciones de carácter privado o público.

Por tanto, de acuerdo con la doctrina sentada a su vez, por el TJUE en sentencias de 10 de septiembre de 2009, 8 de junio de 2017 y 6 de julio de 2017, la circunstancia de que el solicitante de la marca colectiva sea una persona jurídica de Derecho Público no autoriza a prescindir del requisito de que el signo solicitado tenga carácter distintivo, lo cual determina (añadimos nosotros) el extraordinario efecto de impedir que las Administraciones puedan apropiarse registralmente y excluir erga omnes, el nombre o denominación pública que le pueda ser propio, como aquí sucede con “Barcelona”, cuando tal denominación no cumpla las exigencias propias de toda marca o signo distintivo.

Barcelona no es titularidad del Ayuntamiento, ni puede el Ayuntamiento ejercer un derecho abusivo de impedir el uso de esa denominación por aquellos particulares y empresas que legítimamente y conforme a Derecho ostenten sus respectivos derechos de uso y explotación.

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